原告广州Q信息科技股份有限公司荣获“二〇年度十佳案例商标”大奖

原告广州Q信息科技股份有限公司荣获“二〇年度十佳案例商标”大奖

引言：“互联网+”产业方兴未艾，新技术和新业态不断对律师团队代理知识产权纠纷提出新的挑战，要求律师在熟练掌握并运用专业知识的同时能够全面把握行业逻辑及产品特点，综合多种因素、全盘考虑并设计方案。本案系本团队承办的经典诉讼案例，是“互联网+”模式下司法裁判积极回应技术发展与产业需求的例证，也对于互联网科技企业运营APP软件过程中将会遇到的商标管理问题进行了有益探索。本案经北京大成律师事务所知识产权委员会评审，荣获“二〇二〇年度十佳案例•商标”大奖，笔者现将本案例整理分享，供读者参考。

案情简介

原告广州Q信息科技股份有限公司（以下简称“Q科技公司”）于2013年3月1日注册成立，其主营业务软件为“Q聊”APP。在经营过程中适合的商标名称，Q公司除正常注册“Q聊”商标外，还先后于2016年11月21日、2018年2月14日一并取得“X聊”在第41、43和45类（社交陪伴、交友服务、在线社交网络服务）商品或服务上的注册商标专用权。被告深圳市X计算机系统有限公司（以下简称“X科技公司”）在软件研发过程中，未进行全面的商标合规检索，误将主营业务软件命名为“X聊”APP，且两公司的经营范围、APP功能均存在相同或近似。此后，“X聊”APP在经过被告多年运营后，已产生极高的市场知名度和商誉，累计总下载量高达1.16亿次，日活跃用户多达700万人，一度被“微信APP”等即时通讯软件行业巨头列为核心竞争对手。

2019年9月，Q科技公司突然向深圳市福田区人民法院提起商标侵权之诉，并主张X科技公司未经许可，擅自在其开发经营的APP及相关网站中使用“X聊”商标标识，侵犯了其商标专有权，应当承担侵权赔偿责任。

抗辩思路

本团队接受被告委托后，第一时间介入调查，并发现由于X科技公司在初创阶段时，未注重对“X聊”APP的前期研发资料进行保密处理、留存，极有可能在早年就已对外泄露给商业竞争对手，并被抢注核心商标，后续在X科技公司发展壮大时择机提起碰瓷索赔之诉。经充分评估，鉴于原告Q科技公司已取得案涉商标专用权，被告X科技公司存在极高的败诉风险。基于此，本团队一方面考虑向商标局申请商标无效或撤销，一方面积极组织本案应诉，具体抗辩思路如下：

（一）全面梳理、切割Q科技公司持有的全部商标，并基于商品或服务类别完全不相同、不近似，针对注册在41、43类的商标（注册时间早于“X聊”APP上线时间），提出不侵权抗辩。

（二）针对“X聊”APP与Q科技公司注册在第45类商标（但注册时间晚于“X聊”APP上线时间）的商品或服务的确存在一定近似，则主要从是否存在混淆可能性、是否存在侵权主观恶意、是否存在实际损失进行分层抗辩，再次提出不侵权抗辩。

（三）经庭前调查，Q科技公司大概率存在为了碰瓷索赔而临时使用案涉商标的行为，即此前从未进行过任何商标性使用。对此，本团队精心设计了连环式发问，拟通过发问方式破解对方举证漏洞，并说服法官责令Q科技公司庭后限期补交相关后台数据的方式，以此拆穿Q科技公司的碰瓷伎俩。

争议焦点

（一）被告X科技公司使用“闲聊”字样是否为商标性使用；

（二）被告X科技公司使用“闲聊”字样的商品或服务是否与原告Q科技公司注册商标核定使用商品或服务相同或类似；

（三）被告X科技公司使用“闲聊”是否导致了混淆。

判决结果

驳回原告Q科技公司的全部诉讼请求

判决理由

法院认为（部分）：在被告使用“X聊”作为APP名称属于商标性使用，并与原告第xxx号“X聊”注册商标核定使用的服务为类似服务的情况下，认定侵权与否原告广州Q信息科技股份有限公司荣获“二〇年度十佳案例商标”大奖，还需进行混淆可能性的判断。其一，根据本案查明的事实，被告的“X聊”APP上线于2017年3月7日，原告第xxx号“闲聊”商标注册时间为2018年2月14日，晚于被告该APP的上线时间。其二，由于“X聊”二字本身固有的含义，其作为商标的先天显著性较低适合的商标名称，原告仅在其官方网站单独使用“Q聊”二字以及在“Q聊”APP中设定名为“X聊”的板块，不足以使“X聊”发挥其指示商品或服务来源的功能。其三，根据相关数据平台的查询结果，原告的“Q聊”APP下载量远低于被告“X聊”APP的下载量。结合以上三点可以认定，被告将其开发、经营的APP命名为“X聊”，辩称其基于“X聊”一词的固有含义而将“X聊”作为该交友、聊天软件的名称，具有一定的合理性，且原告提交的证据不能证明其通过经营中的使用行为，使得第xxx号“X聊”注册商标具有了一定的知名度，不能证明被告具有攀附原告商誉的主观故意。被告通过自身经营，使得“X聊”APP具有一定的市场用户量和知名度，并以此营利，未违反市场竞争的诚实信用原则，因此，被告使用“X聊”作为APP名称并在其经营的网站上推广宣传“X聊”APP的行为，不会导致相关公众的混淆或误认。被告的辩解，本院予以采信。

律师评析

一、在他人注册商标的法定保护期内，行为人在APP软件名称、官网网站、APP功能界面上使用该商标名称，是否均构成商标性使用？

（一）从用户下载APP的习惯可知，通常情况下适合的商标名称，用户系通过APP软件的名称进行搜索、识别一款APP，并将该APP与服务提供者建立联系，可见APP的名称实际上发挥着传递商品或服务信息的作用，具有识别商品或服务来源的功能。因此本案中，我方客户将其经营的APP命名为“X聊”APP及在其经营的网站上推广宣传“X聊”APP的行为，均系对“X聊”的商标性使用。

（二）从文字字面理解可知，因“X聊”本身具有“闲谈、聊天”的含义，本案中我方客户在“X聊”APP的各个界面及板块中使用“X聊”二字，目的系进一步对该APP的功能及使用方法进行说明，并非用于标识商品或服务的来源，不属于商标性使用。

二、“互联网+”模式下的科技行业，如何认定APP软件所属商品或服务类别？

在当前互联网经济时代，众多行业为了将业务延伸至互联网领域，必须推出适合互联网平台模式的应用环境与技术，要求在即时通讯设备所提供的平台上传应用程序供客户下载使用其提供的服务。APP软件正是这一互联网经济模式发展需求下的产物。对于APP软件所属的商品或服务类别认定，亦应当基于该背景，通过对该软件本身提供的商品或服务类型、服务的目的、内容、方式、对象等方面进行比较，并参考《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》进行综合考量。

三、在他人在先注册商标且该商标未被宣告无效或撤销的情况下，关于混淆可能性，行为人可以通过哪些角度组织有效抗辩体系？

（一）从他人对于在先注册商标是否进行过商标性使用角度入手原告广州Q信息科技股份有限公司荣获“二〇年度十佳案例商标”大奖，判断是否构成混淆。如果证实没有进行过商标性使用，则因为商标只有通过商标性使用才能与特定的商品或服务建立联系，不存在导致混淆的可能性。

（二）从在先注册商标或APP软件名称的知名度、商誉形成来源角度入手，判断是否构成混淆。如果APP软件是通过经营者诚信经营，逐步积累用户量和知名度，并不存在攀附在先注册商标的知名度或商誉的“搭便车”行为，说明在相关市场用户是基于APP软件本身提供的商品或服务形成用户粘性，不会导致用户混淆。

四、在他人已在先注册商标的情况下，行为人并非基于恶意攀附的主观故意命名APP软件名称，能否阻却侵权责任？如何进行举证？

（一）行为人存在故意或过失等主观侵权要件，虽然属于侵害商标权纠纷的法定要件之一，但通常可以通过行为人实施的行为进行推定，因此并不必然阻却侵权赔偿责任的成立，但对法官心证具有重要影响。

（二）一般可以考虑从商标显著性、商标知名度、商标注册时间等角度入手。如本案中，我方主要从以下三个维度不存在侵权主观恶意：第一，从商标显著性而言，“X聊”商标缺乏显著性，X公司将其用于软件名称仅系对“X聊”二字固有含义的善意使用；第二，从商标知名度而言，“X聊”商标不具有知名度，X公司无攀附Q公司商誉的可能性和主观恶意；第三，从商标注册时间而言，“X聊”商标注册晚于X公司命名、上线“X聊”App的时间，X公司未能规避案涉商标不具有主观恶意。

作者简介

周诗燕

深圳办公室 合伙人

专业领域：争议解决；刑事；跨境投资与贸易；金融

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贺修华

深圳办公室 律师

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谭思佳

深圳办公室 律师助理

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供稿：福田律工委业务发展与培训工作中心 刘辉

福田律工委秘书处编辑发布

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